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Wie kreativ darf ein Unternehmen bei der Markenfindung sein? Markenanmeldungen scheitern an fehlender Unterscheidungskraft

| Redakteur: Natalie Wander

Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 69.072 Marken angemeldet, wobei sich hiervon „nur“ 48.794 Marken im Markenregister befanden. Demnach wurden ungefähr 30 Prozent aller Markenanmeldungen zurückgewiesen oder, vermutlich nach einem amtlichen Hinweis, zurückgenommen.

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Markenanmeldungen mit Hindernissen
Markenanmeldungen mit Hindernissen
(Bildquelle: fotolia © VRD)

Grund für die Rücknahmen beziehungsweise Zurückweisungen ist häufig eine fehlende Unterscheidungskraft. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG) sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Sofern solche „absoluten Schutzhindernisse“ vorliegen, weist das Deutsche Patent-und Markenamt die Markenanmeldung nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurück. Die Gründe einer fehlenden Unterscheidungskraft sind vielfältig: Die Marke ist lediglich rein beschreibend für Waren oder Dienstleistungen, sie weist keine Kennzeichenfunktion auf oder es handelt sich um gebräuchliche Wörter der Umgangssprache.

Eine Marke muss sich zu anderen klar unterscheiden

Die Hauptfunktion einer Marke liegt in der Unterscheidung der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nach der betrieblichen Herkunft. Die Marke ermöglicht damit den Kunden, ihre zukünftigen Kaufentscheidungen von früheren Erfahrungen mit Produkten des gleichen Anbieters abhängig zu machen. Der Bundesgerichtshof (BGH) formuliert, im Sinne einer Ursprungsidentität, dass die Unterscheidungskraft, die einer Marke innewohnende konkrete Eignung sei, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst werden.

(BGH GRUR 2009, 952)

Ob ein Zeichen zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft dienen kann, entscheidet sich nach der Verkehrsauffassung, welche von den Erfahrungen und Erwartungen der Mitglieder der maßgeblichen Verkehrskreise geprägt ist, die ihrerseits wiederum von den Kennzeichnungsgewohnheiten (Zeichenkategorien) in einem bestimmten Produktsegment abhängen.

Unterscheidungskraft einer Marke kann nur am Einzelfall festgestellt werden

Eine Marke kann hochgradig originell und deshalb von Anfang an besonders unterscheidungskräftig sein. Die Unterscheidungskraft kann aber auch durch intensive Werbung und einen daraus resultierenden hohen Bekanntheitsgrad nachträglich gesteigert werden. Somit kann sie diesbezüglich immer nur in Bezug auf einen konkreten Einzelfall festgestellt werden. Eine besondere Originalität ist insoweit nicht erforderlich.

Unterscheidungskraft durch Sachaussagen

Grundsätzlich hat ein Zeichen dann eine hinreichende Unterscheidungskraft, wenn der Verbraucher darin eine Sachaussage im Hinblick auf das Produkt, zum Beispiel über dessen Eigenschaften, Verwendungszweck oder Ähnliches sieht und er, über eine allgemeine Werbeaussage hinweg, einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen vermuten. Es ist vor allem von Bedeutung, ob das Zeichen oder die Aussage durch sprachregelwidrige Bildung, Verwendung von Begriffen im übertragenen Sinn, ironische Verfremdung oder generell dem Erfordernis gedanklicher Schritte zur Feststellung des Inhalts Abstand zur einfachen Beschreibung gewinnt (EuGH GRUR 2010, 228). Hierzu einige Beispiele:

  • Wortmarken

Nach der Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken dann unterscheidungskräftig, wenn kein für die relevanten Waren/Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Mehrdeutigkeit alleine kann die Unterscheidungskraft nicht begründen. Vielmehr fehlt sie bereits dann, wenn eine von mehreren Bedeutungen des Zeichens für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist; zum Beispiel „Bank“ als Finanzinstitut und Sitzmöbel. Etwas anderes gilt nur, wenn es sich um Wortspiele handelt (zum Beispiel „Bar jeder Vernunft“). Längere Wortfolgen entbehren in der Regel jeglicher Unterscheidungskraft; so etwa „Die Vision, der Sinn, der Nutzen…“. Als rein inhaltsbeschreibend – und damit ebenfalls nicht eintragungsfähig – angesehen wurden zum Beispiel „My World“, „REICH UND SCHOEN“, „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ und „Rätsel total“.

(BGH GRUR 2009, 778) (EuGH GRUR 2004, 146) (BGH GRUR 2002, 1070, 1071) (Römermann/Günther, recht 4/2010, S. 208 zu BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 – I ZB 35/09)

  • Domains

Aus der tatsächlichen Einmaligkeit der Internetadresse folgt keine Vermutung für die Unterscheidungskraft. Eine Eintragbarkeit wurde zum Beispiel verneint für “beauty24.de“ oder „handy.de“.

  • Wort-Bild-Marken

Ist auch nur ein Bestandteil, etwa die graphische Gestaltung, kennzeichnungskräftig, ist das ganze Zeichen eintragbar. Die Anforderung an die Originalität des Bildbestandteils ist umso höher, je größer das Freihaltebedürfnis am Wortbestandteil ist. Eine Unterscheidungskraft wurde zum Beispiel verneint für „VISAGE“, „antiKALK“, „Kinder (schwarz-rot)“ sowie „Jean’s“ für einfache farbige Gestaltungen.

(BGH GRUR 2008, 710) (BPatG MarkenR 2000, 437)

  • Zahlen und Buchstaben

Zahlen und Buchstaben sind in § 3 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich als markenfähig anerkannt. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft von Zahlen ist insbesondere zu prüfen, ob der Zahl im Hinblick auf die Waren/Dienstleistungen des Verzeichnisses ein im Vordergrund stehender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden kann. Die Zahl „1“ ist für Zigaretten eintragbar, da sie als beschreibende Angabe nicht benötigt wird und theoretische Eignung als Mengenangabe nicht ausreichend ist.

(BGH GRUR 2000, 231, 232)

  • Sonderzeichen und Farben

Für Buchstaben, Sonderzeichen und Farben gelten dieselben Grundsätze wie für Zahlen. Keine Unterscheidungskraft kommt dabei insbesondere Zeichen zu, die in gleichbleibender Weise mit einem bestimmten Sinngehalt verbunden sind, zum Beispiel das @- oder das ©-Zeichen. Gegen die Eintragungsfähigkeit eines einzelnen Buchstabens oder einer Buchstabenkombination spricht insbesondere der lexikalische Nachweis, dass es sich um eine übliche Abkürzung für die fraglichen Waren/Dienstleistungen handelt zum Beispiel „D“ für Diesel. Bei Farben gilt zudem Folgendes: Die Herkunftszuordnung darf nicht mit dem Produkt oder anderen Kennzeichen, etwa der Wortmarken verbunden sein, sondern nur mit der isolierten Farbe als solcher, zum Beispiel „NIVEA-Blau“.

(BGH GRUR 2001, 161) (OLG Hamburg WRP 2009, 638).

Autor des Beitrags: Tim Günther. Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Rechtsanwalt der Römermann Rechtsanwälte AG, Hamburg, Hannover und Berlin, mit anwaltlichem Tätigkeitsschwerpunkt im Wettbewerbs-, Marken-, Urheber- und Kartellrecht. Die Römermann Rechtsanwälte AG berät und vertritt Mandanten ausschließlich im deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht und ist seit langem für einen hohen wissenschaftlichen Anspruch, verbunden mit ergebnisorientierter und praxisnaher Beratung, bekannt.

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